SERVICIOS INICIO > SERVICIOS > MARCAS

 
marcas

MARCAS

En el tráfico mercantil, resulta crucial indicar la procedencia empresarial de los productos y servicios que se están comercializando con el único objetivo de garantizar al consumidor o al usuario final que la marca cumple su función de elemento esencial del sistema de libre competencia. De este modo, el registro de su marca, le otorga un derecho de uso exclusivo y excluyente para distinguir productos y servicios para los que haya sido inscrita en el país o países donde el solicitante de la misma haya decidido hacerlo y obtenga su inscripción registral.

UNGRIA es líder en España en el número de solicitudes de signos distintivos presentadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en expedientes en activo ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente tiene sometido a su control más de 80.000 expedientes de signos distintivos activos.

Los campos en los que le podemos asesorar, son los siguientes:

ASESORIA GLOBAL DE MARCAS

Le asesoramos sobre la más adecuada protección del signo distintivo de nueva adopción para la identificación de sus productos, servicios y empresa, así como sobre si sus marcas anteriores están bien protegidas en los países donde exporta ó piensa exportar.

Nuestro objetivo es alcanzar el más alto grado de exclusividad del signo-marca que pasará a engrosar, una vez concedido, el patrimonio de su empresa, con incidencia directa en el fondo de comercio y consecuentemente en el propio valor de la empresa.

INVESTIGACION DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE MARCAS

En el apartado "Área de Clientes”, Ud. puede investigar directamente los antecedentes registrales con respecto a la denominación que desea registrar como marca y así poder detectar otras que pudiesen ser idénticas o parecidas, en una o varias clases y que podrían obstaculizar su inscripción en España.

Para ello, contamos con unas completas bases de datos de todas las marcas y signos distintivos inscritos con efectos en España (marcas españolas, marcas de la Unión Europea y marcas internacionales que designan España).

No obstante, le aconsejamos que complete esta investigación solicitando a UNGRIA un informe jurídico sobre su viabilidad.

INFORME DE VIABILIDAD REGISTRAL

A partir de los antecedentes registrales localizados en la investigación anterior, los abogados especialistas en marcas de UNGRIA le prepararán un informe jurídico sobre la viabilidad registral de la marca investigada, a la luz de los antecedentes registrales localizados y preceptos legales aplicables, dándole su opinión profesional sobre si la consideran viable o inviable o, en su caso, qué modificaciones convendría introducir a fin de posibilitar su registro.

SOLICITUD Y TRAMITACION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Para iniciar su solicitud, precisamos nos facilite los datos de quién va a ser el titular registral, qué denominación, logotipo o signo gráfico desea registrar, para qué productos o servicios y en qué país o países desea inscribirla.

Nosotros nos ocuparemos de asesorarle sobre cuál es su mejor opción de protección, atendido a los convenios internacionales vigentes en cada momento y realizaremos las gestiones oportunas ante la OEPM, la EUIPO, la OMPI, o ante la Oficina nacional de marcas del país o países de su interés, por los cauces legales establecidos para cada caso.

VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE MARCAS

Respecto de la vigilancia, le ofrecemos un servicio permanente de control de todas las nuevas solicitudes de marcas que se publican continuamente en los distintos boletines oficiales nacionales, internacionales o de cualquier país del mundo y así informarle de las mismas en cuanto que puedan colisionar con sus marcas, al objeto de que Ud. pueda ejercer su derecho a oponerse a la concesión de las mismas por los cauces legales establecidos en las legislaciones correspondientes.

Respecto del mantenimiento, realizamos un seguimiento constante de sus marcas durante toda su vida legal para avisarle con tiempo suficiente de las gestiones a realizar para su mantenimiento en vigor, pagos de tasas, renovaciones, declaraciones de uso, etc.

RENOVACION DE MARCAS

Según la legislación vigente en España y en la mayoría de países del mundo, el derecho sobre el registro de una marca tiene una duración de 10 años desde la fecha de solicitud, pudiendo ser renovada indefinidamente por períodos iguales de 10 años.

A través de nuestro servicio de vigilancia, efectuado por la más completa estructura informática, realizamos un control de sus vencimientos registrales para avisarle de los mismos y realizar los trámites necesarios para la renovación y mantenimiento de dichos derechos sobre la marca, evitando posibles pérdidas de los mismos.

 
 
marcas
PREGUNTAS FRECUENTES
¿QUE ES UNA MARCA?

Según la legislación española y la de muchos otros países se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Pueden ser constitutivos de marca las palabras y sus combinaciones, las figuras, imágenes, símbolos, dibujos o logotipos, las letras y las cifras y sus combinaciones, los envases, etiquetas y las formas tridimensionales, así como los sonidos.

La marca otorga un derecho de uso exclusivo y excluyente para distinguir productos y servicios para los que haya sido inscrita en el país o países donde el solicitante de la misma haya decidido hacerlo y obtenga su inscripción registral.

¿COMO SE REGISTRA?

La tramitación de una marca, desde su solicitud a su concesión, puede variar de un país a otro, dado que cada país tiene sus propios requisitos, su legislación específica, etc.

En España, una tramitación normal, sin obstáculos ni oposiciones de terceros, puede durar de 5 a 6 meses y varios más, si los tuviera.

Se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) a efectos de información pública para posibles oposiciones por terceros que puedan alegar mejores derechos.

Si éstas no se producen, ni tampoco objeciones de oficio, o si son superadas en su caso, la OEPM acuerda su concesión y publica la misma en el BOPI. Finalmente, expide un título de propiedad de la marca a favor del solicitante.

CONSIDERACIONES

Las legislaciones establecen una serie de prohibiciones para el registro de una marca; como norma general en España:

No son registrables los signos genéricos y los que describen los productos/servicios, - aunque sí lo son los que los evocan -, ni los que no pueden representarse gráficamente.

Tampoco los que sean idénticos o parecidos a otros anteriormente registrados para distinguir productos/servicios idénticos o similares, que puedan generar riesgo de confusión en el público, siempre que medie la oposición del titular de la marca anterior.

Una vez concedida, la Marca debe ser usada por su titular o licenciatario, como máximo en un plazo de 5 años, no debiendo interrumpirse su uso durante más de 5 años, dado que en tal caso podrá ser caducada por falta de uso a instancias de un tercer interesado.

MARCAS EN ESPAÑA
Voy a abrir un negocio y quiero ponerle un nombre. ¿Qué debo hacer?

Para utilizar en el tráfico económico un nombre o un signo distintivo de un producto o de un servicio, y darse a conocer al público en general de una manera diferenciada, y de forma exclusiva en el sector en que se desenvuelve, la Ley prevé la posibilidad de registrar dos tipos de signos distintivos:

  • El Nombre Comercial.
  • La Marca.
¿Qué diferencias hay entre el Nombre Comercial y la Marca?

El Nombre Comercial es un signo representable gráficamente que sirve para distinguir en el mercado a una empresa o negocio de otras empresas que desarrollan sus mismas o parecidas actividades. No es obligatorio que coincida literalmente con el nombre de la razón social de su titular.

La Marca un signo representable gráficamente que va a servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa, de los de sus competidores.

La representación visual de ambos distintivos puede adoptar cualquier forma y por tanto pueden ser una denominación, un gráfico, un logotipo, un anagrama, o un conjunto gráfico-denominativo. Las formas tridimensionales (envoltorios, envases, forma del producto o su presentación) también pueden constituir marca, no nombre comercial.

¿Quién me otorga la propiedad de un Nombre Comercial y una Marca?

El derecho de marca o nombre comercial se obtiene por su registro válidamente efectuado con arreglo a la Ley de Marcas y lo otorga el Estado para todo el territorio español a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es un Organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Agencia Digital.

Una vez presentada la solicitud y si se cumplen una serie de requisitos para la concesión del registro, la Oficina Española de Patentes y Marcas expide un Certificado-Título de propiedad a favor del solicitante, que puede ser tanto una persona física como jurídica.

¿Qué es el símbolo ®?

El titular de toda Marca registrada tiene derecho a colocar, normalmente en el margen superior derecho de su Marca, el simbolo ® y con ello indica a los consumidores y público en general que se trata de una marca registrada, y en consecuencia, que es propiedad exclusiva de su titular. En definitiva es una advertencia para el público en general, cuya inclusión no es, no obstante, obligatoria.

¿Una Marca puede durar toda la vida?

Efectivamente, las Marcas se conceden por 10 años y el propietario de ella puede solicitar su renovación registral por periodos iguales de 10 años, de forma indefinida, con lo que nunca caducará mientras la renueve y la use por sí mismo o a través de terceros autorizados. De hecho, hay Marcas registradas en el siglo XIX que continúan vigentes. Las Marcas son activos inmateriales e intangibles. Pueden tener vocación de permanencia indefinida.

¿Qué puede ocurrir si no uso mi Marca registrada?

La Ley exige que la Marca empiece a usarse como más tarde a los 5 años de publicada su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y que no se deje de usar posteriormente durante más de 5 años seguidos, dado que en ese caso podría instarse su caducidad por falta de uso a instancia de tercero.

¿Qué puede ocurrir si uso mi Marca sin registrar?

Que nunca accederá a su propiedad registral, ni el consecuente derecho que nace por el registro, con lo que todo el esfuerzo para darla a conocer, para prestigiarla, sería estéril, al estar en una situación muy precaria, con un riesgo grave de tener que dejar de usarla, normalmente en el momento más inoportuno.

Una marca usada sin registrar no constituye derecho. El derecho de marca se adquiere por su registro válidamente efectuado con arreglo a la ley.

¿Cómo puedo registrar el nombre de una tienda o de un establecimiento comercial?

Hoy en día sólo puede protegerse a través de su registro como marca o nombre comercial en relación con los servicio de venta al por menor de determinados productos o gama de productos a identificar en la solicitud de su registro.

¿Hay alguna limitación para crear un Nombre Comercial o una Marca?

En principio, cualquier signo distintivo, puede ser constitutivo de Marca o Nombre Comercial. Sin embargo, la Ley establece dos tipos de prohibiciones para su registro: las absolutas y las relativas.

¿Cuáles son las prohibiciones absolutas de registro?

No pueden registrarse los signos que no pueden constituir marca por no ser conformes con la definición legal de este distintivo prevista en la propia ley, así como los signos que carezcan de carácter distintivo, los signos exclusivamente genéricos o descriptivos en cuanto sirven para designar el producto o servicio o cualidades o características relativas a ellos, los signos que son engañosos de las características de los productos o servicios o de su origen geográfico, los constituidos por la forma impuesta por las características técnicas de los propios productos, así como determinados signos o símbolos que reproduzcan o imiten escudos, banderas, condecoraciones, etc., esto es, existe un importante catálogo de signos, tanto denominativos como gráficos, que pueden incurrir en prohibición absoluta. De ahí, la necesidad de contar con adecuado asesoramiento al respecto, antes de proceder con su solicitud.

De todas formas, existe la posibilidad, e incluso previsión legal, de poder registrar signos que a priori pudieran incurrir en prohibición absoluta, bien por la conjunción de varios signos, en tanto arroje un signo distintivo, bien por haber adquirido, como consecuencia de su uso, un carácter distintivo.

¿Cuáles son las prohibiciones relativas de registro?

No pueden registrarse aquellas marcas que sean idénticas o parecidas a otra anterior, para distinguir productos o servicios idénticos o similares, si concurre un riesgo de confusión o asociación con ella. Toda marca solicitada se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial para que pueda oponerse a su concesión quien se considere perjudicado por esa solicitud.

La Oficina Española de Patentes y Marcas no realiza exámenes de oficio en relación con registros anteriores, aunque sí estudia, a instancia de un oponente, si la marca solicitada debe o no concederse. Por esta razón, una vigilancia eficaz y constante sobre las nuevas solicitudes de registro que se publican en el citado Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, así como las que llegan a España a través de la Marca Internacional o la Marca de la Unión Europea, ha devenido de capital importancia para evitar que se concedan marcas idénticas o muy parecidas a la propia.

¿Cómo puedo saber si es posible registrar la Marca que quiero?

Antes de solicitar el registro de una marca, y antes incluso de su creación o realización de actos preparatorios para su uso o publicitarla, es muy conveniente realizar una adecuada investigación sobre su registrabilidad. No es suficiente obtener un listado informático o localizar marcas idénticas, sino que es preciso profundizar en la búsqueda de marcas similares que puedan resultar incompatibles con la que deseamos. En todo caso, la investigación nos dará un conocimiento importante de los posibles antecedentes, a fin de determinar la conveniencia de optar por dicho signo o bien establecer estrategias para su eventual defensa en el supuesto de que surjan conflictos con marcas previamente registradas.

Dichas investigaciones deben ser realizadas con respecto a marcas antecedentes en los territorios donde en cada caso interese extender la protección de la marca. Para su registro en España es necesario contemplar las marcas españolas, de la Unión Europea (antes llamadas marcas comunitarias) y marcas internacionales que designan España, que estén previamente registradas en las clases de productos o servicios de interés.

¿Puedo empezar a utilizar la Marca en cuanto ha sido solicitada su inscripción?

Como el derecho de marca nace de su registro, lo aconsejable es empezar a usarla una vez esté ya concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, lo que se produce en un plazo de unos 5 o 6 meses, si no tiene oposiciones de terceros, u objeciones de oficio de dicho Organismo. Usarla cuando todavía está en trámite es asumir un cierto riesgo. Por tanto, lo más aconsejable es iniciar la solicitud con la mayor anticipación posible al momento en que se piense empezar a utilizarla.

¿Cuál es el procedimiento de registro?

Se inicia con la solicitud de inscripción ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, aportando los datos del solicitante, el signo distintivo elegido, y describiendo los productos o servicios para los que se desea su registro que deberán clasificarse con arreglo al Nomenclátor Internacional de Productos y Servicios. En breve plazo, alrededor de 15 días, si la solicitud está correctamente presentada, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, abriéndose a partir de esa fecha un plazo de dos meses para posibles oposiciones de terceros. Terminado dicho plazo sin oposiciones, ni objeciones, la Marca se concede y dicha concesión se publica en un Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, procediendo a continuación la Oficina Española de Patentes y Marcas a expedir el Título de propiedad.

Si la Marca tuviera oposición de un tercero o una objeción de oficio, ésta sobre prohibiciones absolutas, se abriría un trámite contradictorio que alargaría dicha tramitación y concluiría meses después con una resolución registral de concesión o denegación, sujeta a eventuales recursos por quien resultara perjudicado por esa decisión.

¿Cómo se describen los productos o servicios para los que se desea utilizar o proteger la Marca?

Hay que identificar los productos o servicios con respecto a los que interesa registrar la marca o nombre comercial, clasificándolos con arreglo a un listado preestablecido denominado "Nomenclátor de Clasificación de Productos y Servicios", que se compone de 45 clases o epígrafes, que contienen la totalidad de productos o servicios que puedan existir en el mercado.

A la vista de dicho Nomenclátor, el solicitante debe clasificar los productos y servicios para los que desea registrar su Marca, teniendo en cuenta a dichos efectos la importancia de la marca para su empresa y consecuente grado de protección registral que interesa para la misma.

¿Qué derechos otorga una Marca registrada en España?

Nos confiere un derecho exclusivo para su utilización en el mercado, e identificar con ella nuestros productos o servicios. La utilización puede ser por sí mismo o a través de terceros autorizados por el titular de la Marca.

En virtud de la titularidad de un derecho de marca (registrada), se tiene el derecho a impedir a terceros no autorizados que utilicen signos idénticos o parecidos que se presten a confusión o asociación, para idénticos o similares productos, pudiendo acudir a los Tribunales contra quienes lesionen este derecho exclusivo.

Finalmente, se tiene el derecho de oponerse a la concesión de cualquier solicitud registral posterior que, por ser idéntica o parecida dentro del ámbito protegido por nuestra Marca, se preste a confusión. Esta posibilidad también se reconoce con respecto a la mera solicitud de marca.

¿Tengo derecho "per se" a utilizar y registrar mi apellido como Marca?

Las denominadas "marcas-apellido", cuando se usan en el tráfico mercantil para distinguir productos o servicios pierden la consideración de tal apellido, dado que se convierten en signos distintivos, en marcas, que tienen una consideración mercantil y no civil. Si su apellido está registrado por otra persona como marca, Vd. no podrá registrarlo si el anterior titular se opone y se estima su oposición, ni usarlo a titulo de marca si media reclamación al respecto, aunque la ley prevé ciertas situaciones especiales, de permisividad del uso del propio nombre pese a la existencia de marca registrada.

¿Puedo vender mi Marca o licenciar el uso de la misma o de un Nombre Comercial?

Efectivamente, puede vender la marca o el nombre comercial a terceros, pero si desea conservar la propiedad de la misma, aun autorizando su uso a terceros, puede otorgar una licencia exclusiva o una o varias licencias no exclusivas sobre la marca o el nombre comercial.. Para que estos contratos tengan efectos frente a terceros, deben inscribirse en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Estos bienes inmateriales e intangibles, pero de gran valor económico, son transmisibles por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, intervivos o mortis-causa y entre ellas, pueden transmitirse a sus herederos en el momento oportuno. Incluso es posible transmitir una parte indivisa del derecho, estableciéndose cotitularidad sobre el mismo.

MARCAS EN OTROS PAÍSES
El registro de mi Marca en España ¿Me sirve para usarla en otros países, para exportar?

No. Las marcas son derechos territoriales y por tanto, su registro sólo es válido para los países o territorios en los que la hayamos inscrito. Una marca española tampoco sirve para ser usada en los países miembros de la Unión Europea, si no está registrada como Marca de la Unión Europea o de forma individualizada en cada uno de dichos países.

¿Cómo puedo proteger mi Marca fuera de España?

Fuera de nuestras fronteras, hay tres maneras de proteger una marca, a saber:

  • Marca Nacional, país a país, lo cual supone tener que cumplir con las formalidades que exige cada uno de ellos. Ello implica en ciertas ocasiones tener que cumplir con ciertas formalidades más o menos complejas, como por ejemplo, la legalización de documentos. Administrativamente también exige una tramitación en expedientes separados y normalmente resulta más costosa que otras vías, cuando a ellas se puede acudir.
  • Marca Internacional, mediante su depósito ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra. Este sistema requiere que la marca en cuestión haya sido al menos depositada en el país de origen. Es lo que se conoce como la "marca base". Para el caso de los solicitantes con residencia en nuestro territorio, la marca base habrá de depositarse previamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) u Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), siendo además necesario que la marca en cuestión se conceda y permanezca vigente durante al menos 5 años a contar desde la fecha de solicitud de la Marca Internacional, plazo durante el cual la Marca Internacional estará vinculada a la vigencia de aquélla. Mediante esta vía podremos designar aquellos países de entre los casi cien que integran este sistema, incluyendo la organización supranacional OAPI y a los cuales nos interese extender la marca, mediante el pago de una tasa fija y otras que variarán en función del número de clases y territorios designados.
  • Marcas supranacionales: Acudiendo al depósito de la marca ante un organismo supranacional que comprenda varios países. Hoy día, ello solo es posible mediante el depósito de una marca ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, es decir, mediante una Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria), la cual, una vez concedida, nos brindará una protección unitaria en todo el territorio de la UE, o bien mediante el depósito de la marca ante la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la cual también nos brinda una protección unitaria en la mayor parte de los países africanos francófonos (ver OAPI).
¿Cuál de las tres vías es más aconsejable?

No son excluyentes, sino complementarias. Por ejemplo, y con respecto a cualquier país miembro de la Unión Europea se puede optar por cualquiera de las tres vías. Otros, como por ejemplo Japón o EEUU, admiten tanto la vía de la marca nacional directa como la vía de la Marca Internacional. En cambio para registrar una marca en países sudamericanos, a excepción de Colombia y México, los cuales ya forman parte del sistema de la Marca Internacional, hoy por hoy solo es posible utilizar la primera vía, es decir, la solicitud de una marca nacional directa. No obstante y dadas las implicaciones tanto desde un punto de vista de formalidades a cumplir, requisitos legales y costos que conllevan cada una de estas tres vías, ello requiere de un estudio previo para finalmente elegir aquella opción que mejor se ajuste a las necesidades del cliente. A tales efectos, UNGRIA dispone de un departamento específico, integrado por un equipo multilingüe de abogados, los cuales se encargan tanto del estudio previo como de la posterior tramitación de la marca ante los distintos organismos de aquellos países a los que finalmente se haya decidido extender la misma.

¿Qué características principales tiene la Marca de la Unión Europea?

Prácticamente las mismas que una marca española, si bien también existen diferencias. Una de las diferencias fundamentales consiste en el ámbito territorial en el que queda inscrita, al ser válida para todo el territorio de la Unión Europea, integrada actualmente por 28 países (las consecuencias del BREXIT siguen siendo objeto de debate). El titular de una Marca de la Unión Europea (antes Marca Comunitaria) no puede restringir o eliminar el registro de la misma en país alguno, al tratase de un registro unitario, llevado a cabo mediante una única solicitud y un único procedimiento de registro que se desarrolla ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO por sus siglas en inglés, con sede en Alicante. El periodo de protección es de diez años a contar desde la fecha de solicitud, renovable por iguales periodos.

Las decisiones de la EUIPO son recurribles ante las Salas de Recurso de la propia EUIPO y aquellas que dicten las Salas de Recurso, podrán ser a su vez apeladas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo.

¿Puede transferirse o licenciarse parcialmente la Marca de la Unión Europea?

Al tratarse de un título de propiedad único, no puede transferirse parcialmente, es decir, sólo para ciertos para países de la Unión Europea. No obstante, sí que se puede transferir por regla general una parte de los productos o servicios de la Marca de la Unión Europea a un tercero, pero siempre para todo el territorio de la Unión Europea.

En cambio, sí es posible que el titular de la Marca de la Unión Europea conceda licencias de uso parciales de dicha marca para uno o varios países de la Unión Europea y para todos o parte de los productos o servicios reivindicados por la marca. A instancias de un tercero y mediante una negociación también es posible limitar territorialmente el uso de la marca, siempre y cuando ello no suponga una práctica restrictiva que contravenga las normas sobre libre competencia.

¿Qué ventajas tiene utilizar la vía Comunitaria?

Se simplifican mucho los trámites de registro y se abaratan los costes respecto de lo que supone solicitar la misma marca país por país ante los respectivos registros nacionales. No obstante, la Marca de la Unión Europea debe respetar los derechos de las marcas nacionales y viceversa, prevaleciendo siempre la más antigua en caso de conflicto, lo cual puede dar lugar a excepciones de uso (que no de registro) en una parte del territorio, sobre todo al adherirse nuevos países a la Unión Europea, en función del principio del "acquis communautaire", por el cual, un nuevo estado miembro debe adoptar el grueso de la legislación comunitaria vigente en el momento de su adhesión, entre la que se encuentra aquella que regula las Marcas de la Unión Europea.

Por otra parte, se viene advirtiendo que el uso de la Marca de la Unión Europea en un país comunitario sirve en la mayoría de los casos para acreditar y justificar que se usa en toda la comunidad, de manera que no puede ser atacada por falta de uso, pongamos por ejemplo en Finlandia, si la estamos usando sólo en España.

¿Tiene algún inconveniente utilizar esta vía Comunitaria?

Únicamente aquel derivado de poder sufrir oposición de un tercero y ser denegada en base a otra Marca de la Unión Europea anterior o en base a cualquier marca nacional o internacional anterior que esté vigente ante el registro nacional de un país comunitario. Por ejemplo, una marca nacional o internacional registrada sólo en Francia, podría impedir la concesión de una Marca de la Unión Europea, si ambas resultan incompatibles y media oposición de su titular.

También el abanico de objeciones que de oficio y por motivos absolutos puede alegar un examinador de la EUIPO es más amplio. Así, una Marca de la Unión Europea que fuera genérica, por ejemplo en Grecia, sería denegada para toda la Unión Europea.

En estos casos cabe la transformación de la Marca de la Unión Europea en marcas nacionales mediante el pago de ciertas tasas y con respecto a aquellos países en que no sean origen de la oposición o fueren causa de su denegación por una objeción de oficio y todo ello, conservando la fecha de solicitud o prioridad inicial. En tal caso, se tramitará como marcas nacionales independientes entre sí, de acuerdo con la legislación interna de cada país. Una vez más, un asesoramiento profesional multidisciplinar resulta fundamental para mejor garantizar los derechos del titular solicitante ante una situación adversa.

¿Desde cuándo existe la Marca Internacional de Ginebra?

En 1891 se adoptó en Madrid un convenio firmado inicialmente por unos pocos países denominado "Arreglo de Madrid", siendo España uno de los países fundadores. Lo firmó el 14 de abril de 1981, ratificándolo el 15 de junio de 1892. A lo largo del siglo XX se han ido adhiriendo nuevos países, una tendencia que continúa a lo largo del presente siglo, y en 1989 se firmó un nuevo convenio que complementa el "Arreglo de Madrid", denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, comúnmente conocido como el "Protocolo", el cual y al flexibilizar las normas contenidas en el "Arreglo de Madrid", sirvió, entre otras cosas, para que se adhirieran al mismo numerosos países que recelaban de su rigidez, destacando Estados Unidos, Japón y otros muchos. En la actualidad forman parte del sistema de la Marca Internacional o "Sistema de Madrid" casi cien partes contratantes entre países soberanos y organizaciones supranacionales (la UE y la OAPI).

¿Qué características tiene la Marca Internacional?

Permite que a través de un único depósito se pueda solicitar la extensión de una marca base, previamente depositada en el país o territorio de origen, en nuestro caso España, vía marca nacional, o la Unión Europea, vía Marca de la Unión Europea, con respecto a todos o parte de los países o territorios miembros, técnicamente conocidos como "partes contratantes". Las partes contratantes para las que se solicita una Marca Internacional deben ser elegidos previamente por el solicitante. También cabe la posibilidad de designar en un momento posterior y una vez inscrita la Marca Internacional, nuevas partes contratantes (estados u organizaciones supranacionales) mediante un procedimiento denominado "designación posterior".

Esta marca que actúa de base a la Marca Internacional, debe estar al menos solicitada en el país de origen y la consolidación de la Marca Internacional queda supeditada a su concesión en el susodicho país y a mayor abundamiento, debe estar vigente durante al menos cinco años a contar desde la fecha de inscripción de la Marca Internacional.

La solicitud ha de presentarse ante la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra. Sin embargo, este primer depósito no lo puede hacer el titular directamente ante la OMPI, sino que la solicitud se canaliza a través de la Oficina de patentes y marcas del país / territorio de origen, en nuestro caso, la OEPM o EUIPO, la cual y tras haber comprobado el cumplimiento de ciertas formalidades, la remite a la OMPI. En condiciones normales, la OMPI mantendrá la misma fecha de solicitud que aquella otorgada a la marca básica, fecha que a su vez será respetada por todos los países designados.

Una vez que la OMPI haya comprobado a su vez quela nueva solicitud cumple con ciertos requisitos, remitirá la marca a todas las partes contratantes designadas. A partir de esa fecha se abre un plazo que oscila entre los 12 y 18 meses, según los casos, para que las administraciones registrales de las partes contratantes designadas puedan formular objeciones a la concesión de la misma en sus respectivos territorios. Si tal fuere el caso se abrirá un proceso contradictorio que determinará la concesión o denegación de esa Marca Internacional en el país o territorio correspondiente. Una decisión adversa puede ser recurrida, pero con arreglo a lo dispuesto por la legislación nacional del país o territorio en cuestión. Si no hay objeciones, la marca quedará finalmente inscrita.

En todo caso, si la solicitud se ha realizado correctamente, ésta se publica en la "Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales", editada semanalmente por la propia OMPI en español, francés e inglés.

¿Puede decirse que la Marca Internacional es un Título unitario para el conjunto de países designados?

Hay que dar una respuesta ambivalente: sí y no. Lo explicamos:

Sí, en el sentido de que la OMPI asigna un número y una fecha de Registro Internacional y expide un Certificado de Inscripción como la marca hubiera sido solicitada como una marca nacional. Sin embargo, ello no impide que los registros nacionales expidan sus propios Certificados de Registro. También la duración de la Marca Internacional es la misma (diez años desde su solicitud) con respecto a todas las partes contratantes designadas, si bien algunos países imponen el cumplimiento de ciertas formalidades para su mantenimiento en vigor. Es el caso de las "Declaraciones de Uso" exigidas por Filipinas y EEUU (México introducirá esta obligación a partir del 10 de agosto de 2018), o el pago de ciertas tasas complementarias en el momento de decretarse la concesión, caso de Japón y Cuba.

Sin embargo, también hay que contestar que no, porque el registro de cada país es competente, tal y como hemos indicado anteriormente, para resolver sobre la concesión o denegación de la Marca Internacional, lo que en la práctica supone que esa Marca Internacional puede ser concedida en unos países y denegada en otros.

En definitiva, la Marca Internacional es una marca nacional inscrita en diferentes países, pero tramitada parcialmente y controlada en diferentes aspectos registrales por la OMPI.

¿Qué ventaja tiene utilizar la vía de la Marca Internacional?

La creación hace más de un siglo de esta figura registral, lo fue principalmente para simplificar la solicitud y tramitación de una marca en una pluralidad de países y, en consecuencia, para abaratar los costes que representaría esa solicitud individualizada país por país.

Con un sólo depósito, podemos designar casi cien partes contratantes, entre estados soberanos y organizaciones supranacionales, y todo ello al amparo de una misma fecha de solicitud.

Únicamente habrá que hacer frente, si se desea, a posibles objeciones que se produzcan en alguna de las partes contratantes designadas, pero éstas no afectarán a la tramitación y concesión en el resto de países.

En definitiva, la Marca Internacional es una buena opción para solicitar de forma conjunta y económica una marca en un importante número de países.

Caso por caso, en UNGRIA le asesoraremos sobre cuál de las citadas vías puede resultar la más interesante, sobre todo, a tenor de las implicaciones tanto jurídicas como económicas, conlleva el escoger la vía adecuada.

¿Qué inconvenientes tiene la Marca Internacional?

Tiene una pequeña sumisión, como es el hecho de que debe fundamentarse en una marca base, al menos depositada en el país / territorio de origen y además, la subsiguiente Marca Internacional queda vinculada durante cinco años a contar desde la fecha de registro de la Marca Internacional a la suerte que pudiera correr la citada marca base. Si dentro de ese plazo, la marca base se cancela o no llegara a concederse, la Marca Internacional será cancelada.

Si ello llegara a suceder, cabe la posibilidad de reconvertir la Marca Internacional y mediante el pago de ciertas tasas, en marcas nacionales país a país en aquellos que sigan resultando de interés, mediante el pago de nuevas tasas. En todo caso, tanto la fecha de solicitud inicial de la Marca Internacional como la de prioridad, de haberse reivindicado, serán respetadas. Transcurrido dicho plazo se desvinculan la una de la otra.

Por otro lado, al no ser una marca unitaria, ésta debe usarse en todas las partes contratantes designadas y en unos plazos determinados, ya que en caso contrario podría ser cancelada total o parcialmente por no uso en algunos países, independientemente de que se use en otros. Es justo lo contrario a lo que sucede con una Marca de la Unión Europea.

 
 

AREA DE CLIENTES

UNGRIA permite a sus clientes, utilizando su clave personal, acceder a los datos de todos sus expedientes que están bajo nuestro control, con su situación actual, así como conocer las oposiciones que haya podido realizar contra terceros y su estatus. Además tiene acceso a la investigación exclusiva de UNGRIA que permite la búsqueda de marcas registradas o en trámite idénticas o parecidas a la denominación investigada. También puede consultar los diferentes trámites que se pueden realizar a través de nuestra página web, siempre bajo los estándares de calidad que nos caracterizan.

ver más

CONTACTO

UNGRIA garantiza a sus clientes su representación y asistencia, jurídica y técnica en España, Europa y cualquier lugar del mundo. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales de alta cualificación, con una avalada experiencia en el sector de la Propiedad Industrial y con una amplia red de oficinas tanto en España como en EEUU para favorecer la comunicación entre nuestros expertos y clientes, permitiéndonos así, diseñar estrategias y escenarios de protección consistentes.

ver más