Asesoría global de patentes

Depende de la fecha de solicitud de esa patente, o modelo de utilidad, en España. La fecha de solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas no sólo otorga una prioridad nacional para esa invención, sino que permite su extensión a un gran número de países del mundo en el plazo máximo de un año desde dicha fecha. Si se excede ese plazo anual sin haber extendido la solicitud a otros países, sólo podremos hacer valer los derechos de exclusiva en España.

Efectivamente: puede y debe, si quiere reivindicar la prioridad. Hay que tener en cuenta que la fecha que marca el derecho de prioridad es la de solicitud de patente y no la de concesión, la cual tarda, normalmente, bastante más de un año en producirse. Es más, las administraciones registrales del resto de países no quedan vinculadas por la decisión de concesión o denegación que pueda acabar dictando la Oficina Española de Patentes y Marcas, por lo que puede ocurrir que una patente concedida en España se conceda en algunos países y no en otros.

Se pueden utilizar, siempre dentro del plazo máximo de un año desde la fecha de prioridad, cualquiera de las vías siguientes:

• La vía nacional: solicitando la extensión de la solicitud de patente prioritaria en cada uno de aquellos países en que interese proteger. Las presentaciones se realizarían país por país (o región).
  

Utilizando los convenios internacionales existentes, se pueden realizar presentaciones que designan varios países. Entre estas posibilidades destacan:

• La llamada vía europea: solicitando la extensión de nuestra solicitud de patente prioritaria a la Oficina Europea de Patentes, lo que permite un único proceso de tramitación hasta la concesión. Una vez concedida, la patente europea puede validarse en los países miembros de la Organización Europea de Patentes que sean de interés, así como en los estados que han suscrito acuerdos de extensión y validación. Son países miembros Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia, Rumanía, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Bosnia y Herzegovina y Montenegro son países de extensión, mientras que Camboya, Marruecos, República de Moldavia y Túnez son países de validación.
  
  
  
  
  Esta patente europea no debe confundirse con la figura de la "Patente Unitaria" que, como tal, no existe todavía.
  
  


• La vía PCT: si bien no se trata de una patente propiamente dicha, ya que no existe concesión como tal, sirve para solicitar la extensión de una solicitud de patente a más de 150 países. Las siglas PCT proceden del Convenio de Washington denominado, en inglés, Patent Cooperation Treaty. Esta vía supone un paso intermedio para, posteriormente, hacer efectiva la solicitud de patente en diversos países o regiones que sean de interés. Para más información, consulte nuestras FAQs referentes a la solicitud internacional (PCT).
  

Tanto la vía europea como la vía internacional (PCT) pueden utilizarse para la primera solicitud (es decir, obviando el paso de una solicitud nacional prioritaria).

No son vías excluyentes entre sí, sino que, en determinadas circunstancias, pueden resultar complementarias.

La decisión depende de varios factores. A modo de ejemplo, se pueden mencionar: el número final de países a los que extender, la conveniencia o no de retrasar o adelantar esas extensiones, el deseo de acelerar o retrasar algunas o todas las posibles concesiones, las zonas geográficas de interés para esa patente, etc.

En UNGRIA nos encargamos de asesorarle, preparar toda la documentación necesaria, presentar la solicitud o solicitudes ante los organismos adecuados, controlar su tramitación administrativa, defender su viabilidad ante posibles objeciones de la Administración u oposiciones de terceros, y hacer un seguimiento constante de sus patentes durante toda su vida legal.

Puede basarse en una patente o modelo de utilidad español, reivindicando su prioridad, representar la entrada en fase de una solicitud internacional (PCT), o solicitarse directamente como solicitud prioritaria.

La solicitud debe tramitarse en uno de los tres idiomas oficiales de la Oficina Europea de Patentes (OEP): francés, inglés o alemán. La OEP realiza el examen técnico sobre los requisitos de patentabilidad y resuelve concediendo o denegando la patente europea. Su decisión es vinculante para las Administraciones registrales de los países designados. Para que la concesión sea efectiva, dicha patente debe validarse en cada uno de los países de interés.

De esta manera, lo que empezó siendo una única solicitud de patente ante la OEP, se convierte en un haz de patentes nacionales, cuyo mantenimiento debe hacerse país por país, de forma independiente.

Su duración máxima es de 20 años desde la fecha de solicitud, siempre que se paguen las anualidades de mantenimiento. Estas anualidades se abonan de manera centralizada a la Oficina Europea de Patentes, mientras la solicitud de patente se encuentra en trámite, y en cada uno de los países en que se valide, una vez la patente haya sido concedida.

Cuando se pretende obtener una patente en varios de los países miembros, países de extensión y/o países de de validación, la tramitación y resolución de la solicitud de patente se simplifica enormemente, al estar sometida a un único procedimiento de examen, frente a los exámenes que, en otro caso, habrían de realizar cada una de las Administraciones nacionales. Esto supone, también, una importante reducción de los costes finales. La concesión de una patente europea representa, además, un título que prestigia a su solicitante.

Puesto que el examen realizado por la Oficina Europea de Patentes es vinculante para todos los países designados, el resultado de dicho examen afectará a todos los países en cuestión. Si se deniega la patente europea, no será posible validarla en los países designados ni re-solicitarla posteriormente, tampoco país por país, ya que carecería de novedad.

Este Convenio permite utilizar un proceso unificado de solicitud de patente para la posterior extensión a más de 150 países de los cinco continentes, aplazando esta extensión hasta 30 (ó 31, según países) meses desde la solicitud prioritaria, en lugar de 12 meses. La Oficina de Búsqueda Internacional emitirá un informe y una opinión escrita que permitirán al titular evaluar la conveniencia o no de continuar la tramitación en cada país de interés. La solicitud debe presentarse en un plazo máximo de un año desde la fecha de prioridad. Puede presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en idioma español, con lo que los costes iniciales son bajos en comparación con la expectativa de protección, casi mundial, que representa. También puede presentarse ante la Oficina Europea de Patentes en uno de sus idiomas oficiales.

El procedimiento de tramitación tiene dos fases fundamentales:

• La fase internacional, centralizada, que permite retrasar la decisión sobre los países finales en que se solicitará la patente, a la vez que proporciona un informe de búsqueda y opinión escrita en los que basar dicha decisión.
  


• La fase nacional, en la que la solicitud se hace efectiva en cada país o región de interés adscrito al PCT.
  

Una de las administraciones de Búsqueda Internacional (ISA, por las siglas en inglés de International Search Authority) designadas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realiza un informe de búsqueda internacional para determinar la patentabilidad de la invención. También elabora una opinión preliminar respecto a si la solicitud de patente PCT cumple los requisitos de patentabilidad. Si bien dicha opinión no es vinculante, sirve para proporcionar al solicitante una primera opinión en la que basar posteriores decisiones sobre la conveniencia de continuar, modificar o abandonar su solicitud.

Asimismo, tras 18 meses desde la fecha de prioridad más temprana, se produce la publicación internacional, con lo que el contenido de la solicitud se hace público.

De manera opcional, y a la vista del informe de búsqueda y opinión preliminar citados anteriormente, se puede realizar un análisis adicional de patentabilidad, denominado Examen Preliminar Internacional. Este examen, que normalmente se lleva a cabo sobre la solicitud de patente modificada, es realizado por una de las llamadas IPEA (por las siglas en inglés de International Preliminary Examining Authority).

La Oficina Española de Patentes y Marcas puede actuar como ISA y como IPEA, por lo que ambos procedimientos son susceptibles de ser llevados a cabo en español. También pueden realizarse por la Oficina Europea de Patentes en uno de sus idiomas oficiales.

Tras la fase internacional, normalmente a los 30 meses desde la primera fecha inicial de solicitud de la que se reivindica prioridad, se ha de solicitar la concesión de la patente ante cada una de las Oficinas de Patentes nacionales y/o regionales de los países de interés.

La solicitud PCT se convierte así en un haz de solicitudes nacionales y/o regionales que deberán tramitarse y resolverse independientemente. El resultado de una fase internacional no es vinculante para las distintas administraciones, aunque sí representa una opinión cualificada.

Es un grupo de patentes y solicitudes de patente para una misma invención, solicitadas en uno o diferentes países, que reivindican la misma prioridad. En definitiva, se trata de una única solicitud de patente inicial y las que de ella se derivan, extendidas a diferentes países y con diferentes idiomas. Conociendo la familia de patentes, podemos conocer qué grado de extensión, territorial y en ámbito de protección, tiene una invención.

Ciertamente. Dentro de un plazo máximo de seis meses desde la solicitud del diseño industrial prioritario, puede solicitar la extensión y protección fuera de España por tres vías distintas:

• La vía nacional: solicitando la extensión en cada uno de los países de interés (país por país).
  


• La vía comunitaria: solicitando la extensión, prevista en el Reglamento CE del Diseño Comunitario, a todos los países miembros de la Unión Europea, mediante una única solicitud.
  


• La vía internacional: solicitando la extensión a través del Arreglo de La Haya, al que están adheridos más de 60 países.
  

Estas vías también pueden utilizarse para la primera solicitud (es decir, obviando el paso de una solicitud española prioritaria).

Las vías no son excluyentes entre sí. Según los casos, incluso pueden resultar complementarias. Todo depende, principalmente, de los países que sean de interés.

Por ejemplo, si el incentivo se centra en países europeos, la mejor opción sería presentar un diseño comunitario. Dado que es un título de propiedad unitario que expide la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para toda la Unión Europea, no cabe elegir ni reducir países.

Un diseño comunitario puede, a su vez, ser parte o base de un derecho de prioridad de un diseño industrial internacional que incluya también otros países.

En UNGRIA nos encargamos de asesorarle, preparar toda la documentación necesaria, presentar la solicitud o solicitudes ante los organismos adecuados, controlar su tramitación administrativa, defender su viabilidad ante posibles objeciones de la administración u oposiciones de terceros, y hacer un seguimiento constante de sus diseños durante toda su vida legal.

Mediante una única solicitud, se obtiene una protección uniforme en todos los países de la Unión Europea. La tramitación es sencilla y termina con un único título de propiedad expedido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), pudiendo recibir oposiciones de terceros con posterioridad a la concesión.

Lo mismo que el diseño industrial español: se solicita por cinco años, pudiendo renovarse por cuatro periodos consecutivos de cinco años cada uno, hasta un total de 25 años.

Una única solicitud internacional sustituye a toda una serie de solicitudes que, de otro modo, habrían de realizarse ante diferentes administraciones nacionales o regionales.

Debe destacarse que el sistema de registro internacional es un acuerdo únicamente de procedimiento internacional. Una vez publicado el registro internacional, cada Oficina designada procederá al examen de fondo que prevea su propia legislación. Es decir, cualquier aspecto sustancial de la protección es una cuestión que depende totalmente de la legislación nacional de cada país o parte contratante designada.